CASO EXITOSO 

INFRACCIÓN  MARCARIA DE SIGNOS INSCRITOS EN PERÚ

En junio del 2022, nuestro avanzado sistema de vigilancia detecto que una compañía peruana, estaba intentando ingresar por la vía Maritima de la aduana Peruana linternas para minería falsificadas con la marca “WISDOM”.

Asimismo, por orden de nuestro representado:  SHENZHEN ZHONGFUNENG ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD., se procedió con la Medida Cautelar de Inmovilización y Comiso de las linternas falsificadas con el signo WISDOM y se formalizó la Denuncia por Infracción de derechos ante la oficina Peruana de marcas-INDECOPI contra la empresa infractora.

Siendo así, con fecha 9 de junio de 2021, se llevó a cabo la diligencia de inspección con el personal de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, dejándose constancia la existencia de mil seiscientos (1,600) linternas con cargador (KL 5M) con el signo WISDOM, correspondientes a la serie 1 de la DAM N° 118-2021-10-190845-00 y se dispuso el comiso de los productos falsificados. Asimismo, se adjuntaron fotografías al acta levantada en dicha oportunidad.

Resolución de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi por la infracción cometida.

El 03 de febrero, 2022, INDECOPI emitió la Resolución N° 0792-2022/CSD-INDECOPI resolviendo lo siguiente:

• Declarar FUNDADO la acción por infracción presentada por SHENZHEN ZHONGFUNENG ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. contra el “infractor”.
• SANCIONAR al infractor con una multa equivalente a 50 (CINCUENTA) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) Aproximadamente $70,000.00 (Setenta mil dólares americanos)
• PROHIBIR al infractor el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir linternas con su cargador.
• Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del procedimiento tramitado mediante expediente N° 899042-2021/CSD INDECOPI.

NULIDAD POR MALA FE A LA MARCA : PRO-WAX 100 Certificado N° 299426, clase 08, debido a que el titular del registro estaba presentando acciones de denuncia por infracción a terceros que importaban productos con la marca PROWAX  (olla eléctrica para disolver parafina)

ESTUDIO RIOJAS VARGAS., representando a nuestro cliente IMPORTACION HOCHI E.I.R.L.  accionamos con una NULIDAD POR MALA FE, contra la marca PRO-WAX 100 Certificado N° 299426 que distingue: Aparatos de depilación eléctricos o no, máquinas para calentar cera para depilación, aparatos para calentar cera de depilación; debido a que nuestro representado le inmovilizaron su importación, decomisaron los productos importados con el signo PRO-WAX y fue denunciado por el titular de registro de la marca PRO-WAX.

RESOLUCIÓN N° 0273-2023/CSD-INDECOPI

La Resolución de Primera Instancia No. 0273-2023/CSD-INDECOPI del 20 de febrero de 2023 declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por IMPORTACION HOCHI E.I.R.L., de Perú, y en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRO-WAX 100; que distingue aparatos de depilación eléctricos o no, máquinas para calentar cera para depilación, aparatos para calentar cera de depilación, de la clase 08 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 299426 a favor de ZHUANG, LAN, de China.

Decisión de la Comisión:

• De los medios probatorios presentados, se advierte que por lo menos desde el 11 de mayo de 2017 hasta el 09 de setiembre de 2020, diversas personas (naturales y jurídicas), importaron “ollas para cera” (aparato electrotérmico) con la marca PRO-WAX 100.
• En ese sentido, de la evaluación conjunta de los medios probatorios presentados se advierte que: i) con anterioridad a la solicitud del registro de la marca cuestionada diversas personas importaban ollas para cera (aparato electrotérmico) identificadas con la marca PRO-WAX 100, ii) la marca cuestionada distingue aparatos de depilación eléctricos o no, máquinas para calentar cera para depilación, aparatos para calentar cera de depilación, algunas de las cuales se encuentran comprendidas dentro de los productos que se importaban con la marca PRO-WAX 100, iii) la denominación PRO-WAX100 constituye.
• En ese sentido, resulta difícil suponer que la elección de la marca cuestionada ha sido producto de la casualidad, por el contrario, se puede inferir razonablemente que la emplazada ha estado en la posibilidad de conocer, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca cuestionada, de la existencia de la marca PRO-WAX 100 y que ésta era utilizada por diversas personas en el mercado; y, que no obstante ello, solicitó a su favor el registro de un signo idéntico (que reproduce de forma idéntica el elemento denominativo) para distinguir algunos de los mismos productos, lo cual no puede deberse a una simple coincidencia, como ha sido señalado anteriormente; sino al deliberado propósito de generar una distorsión en el mercado; actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, lo que acredita que la marca objeto de nulidad fue solicitada mediando mala fe.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA AIWA PARA LA  CLASE 08 A NOMBRE DE NUESTRO REPRESENTADO NORANDINO S.A.C. Y OPOSICIÓN INTERPUESTA POR LA EMPRESA: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. EN BASE A SU MARCA AIWA CLASE 09 Y POR MALA FE.

ESTUDIO RIOJAS VARGAS., representando a nuestro cliente NORANDINO S.A.C., solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca de producto constituida por la denominación AIWA, para distinguir herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; destornilladores, serruchos, arco de sierra, alicates, hachas, brocas, machetes, espátulas, llaves, martillo; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de enero de 2022, Audio Mobile Americas S.A. (Panamá) formuló APELACIÓN Mediante Resolución N° 4899-2022/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2022 done la Comisión de Signos Distintivos declaró NFUNDADA la oposición formulada por Audio Mobile Americas S.A. y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado.

Base de la oposición:

(i) La marca AIWA (y sus variaciones:) es una reconocida marca líder en la elaboración y comercialización de productos de audio y video de alta calidad para uso doméstico.
(ii) Su marca AIWA ha alcanzado la calidad de notoriamente conocida.
(iii) El signo solicitado es una imitación de su marca notoria AIWA.
(iv) Es titular de las siguientes marcas de producto:
(vi) La solicitante se dedica a la importación y comercialización de productos
de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Adjunta copia de 3 (tres) DUAs
(Declaración Única de Aduanas)
(vii) El signo solicitado ha sido presentado mediando mala fe, toda vez que no
puede obedecer a una simple casualidad que la solicitante pretenda el
registro de un signo que resulta idéntico a sus marcas previamente
registradas.

RESOLUCIÓN N° 0638-2023/TPI-INDECOPI

El TRIBUNAL del INDECOPI en base a nuestra defensa legal en demostrar que no existe el riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 8 y 9 de la Nomenclatura Oficial y la Inexistencia de la Mala fe alegada por la OPOSITORA, confirmo lo siguiente:

486. RIESGO DE CONFUSIÓN: De acuerdo a lo expuesto, si bien los signos bajo análisis resultan semejantes, estos se encuentran referidos a productos no vinculados, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
487. POR MALA FE: De la revisión de los medios de prueba aportados por la opositora en el presente expediente, por sí solos, son insuficientes a efectos de acreditar que la solicitante Norandino S.A.C. estuvo en la posibilidad de conocer de la existencia de la marca base de oposición y que haya presentado el registro del signo materia de análisis mediando mala fe o con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Finalmente:

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Audio Mobile Americas S.A.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 4899-2022/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2022, que dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) a favor de Norandino S.A.C. (Perú) el registro de la marca de producto constituida por la denominación AIWA y logotipo, conforme al modelo, para distinguir herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; destornilladores, serruchos, arco de sierra, alicates, hachas, brocas, machetes, espátulas, llaves, martillo; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.